继上月国家知识产权局对上海故事丝绸发展有限公司(简称“上海故事公司”)与杭州绫绝顶服饰有限公司(简称“杭州绫绝顶”)存在争议的第12676248号“上海故事STORY OF shanghai及图”商标所作的无效宣告作出公告并生效后,北京知识产权法院近日也作出一审判决,驳回另一家公司对上海故事公司第10087133号“上海故事”的无效宣告请求、维持上海故事公司的“上海故事”商标注册。该些案件的结果标志着历时9年多时间后、在十多件综合性民事诉讼和行政诉讼的相互配合之下,最终使杭州绫绝顶放弃不合理的商标所有权诉求,与上海故事公司达成和解。上海故事公司对其商标权利不懈争取和坚决维护,同时辅以诉讼之外的商业安排,使得其在合理的成本下,终获得牢固的商标权利基础。
“上海故事”品牌由上海故事公司于2003年初创立,融合独特的上海文化和时尚色彩搭配理念,集时尚、经典、艺术、品位于一身,专注于设计生产时尚围巾、丝巾、披肩等丝织品的企业。
上海故事公司在多年申请注册“上海故事”商标受阻,并因此遭遇加盟商各立山头、各自为政成为竞争对手的情况下,于2011年委托金杜申请“上海故事”商标注册,在历经6年的申请、诉讼和异议程序后获得注册;之后又继续对杭州绫绝顶的第12676248号“上海故事STORY OF shanghai及图”注册商标提出无效宣告请求;同时针对多家主体对上海故事公司第10087133号“上海故事”所提的无效宣告请求进行抗辩。其中,针对杭州绫绝顶公司的无效宣告案是“上海故事”商标注册、无效宣告、不正当竞争案、民事合同纠纷系列案件中的关键案件。杭州绫绝顶在案件中极力主张其自2011年以来的使用已形成两个商标的市场共存事实、援引《商标法》第五十九条的规定主张其注册的合理性;上海故事公司基于其在先使用和在先申请的第10087133 号“上海故事”商标,主张争议商标与引证商标已构成《商标法》第三十一条所规定的情形,请求对争议商标作出无效宣告裁定,并对《商标法》第五十九条的适用范围作出评述。本案作为国家知识产权局首批在京外举行口头审理的商标无效宣告案件,于2019年9月20日在上海进行口头审理,口审程序双方充分就各自主张发表意见,并对杭州绫绝顶的证据进行质证;上海故事公司在先不正当竞争案、商标注册案为本案提供了坚实的证据基础。最终,国家知识产权局经审理全面支持上海故事公司主张,并明确杭州绫绝顶提供的在案证据不能证明“上海故事”商标由其所创并在先使用,《商标法》第五十九条的规定不能成为商标授权确权的依据,对争议商标的注册予以无效宣告。
本案件中,金杜担任上海故事公司的代理人。金杜为客户制定了专业、有效的应对策略,并在举证等环节为客户提供专业服务和支持,支持客户获得了满意的结果。
本案件金杜团队为丁宪杰、何放、杨皓明。
国知局在上海举行的商标口审庭审现场
项目团队
丁宪杰
知识产权部
xianjie.ding@cn.kwm.com
业务领域:知识产权诉讼
丁宪杰先生是中国的商标代理人和专利代理人,在知识产权领域从业逾30年,具有丰富经验。主要执业范围是为国内外客户提供商标资产管理、知识产权保持策略的咨询、以及知识产权注册等。其擅长各类商标和专利的代理、域名争议的解决、知识产权尽职调查、知识产权审计、知识产权许可和收购。
何放
合伙人
知识产权部
fang.he@cn.kwm.com
业务领域:知识产权诉讼
何放律师在中国法院进行诉讼和维权策略等具有多年丰富的经验。他成功代理的案例中包括了许多里程碑式的知识产权案件, 包括多次由中国最高人民法院评选的年度知识产权10大案件及典型案例。何放律师同时也是上海交通大学凯源法学院和华东政法大学的硕士研究生导师。
杨皓明
合伙人
争议解决部
yanghaoming@cn.kwm.com
业务领域:诉讼、仲裁和风险控制
杨皓明律师拥有十多年的法律从业经历,2001年加入金杜后,不断拓展自己的业务范围,为多家国际国内的顶尖公司提供法律服务,并处理过多起业界有重大影响的案件,涉及产品责任、BOT项目、公司控制权、知识产权等。杨皓明律师还积极参与商业项目,为多起重大并购项目的风险控制、交易结构设计等提供法律意见和起草法律文件。此外,杨皓明律师在房地产领域有丰富经验,就商业及工业土地开发、建筑施工、商品房销售,不动产转让和收购等提供各种法律服务。
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